收到專利侵權警告函,該怎麼辦?

前言

如果收到專利侵權警告函,先別慌!

可以先試著分析及一一掌握以下的資訊,並盤點自己與對方目前的優劣勢,再帶著這些統整的資料與對方協商,正所謂「知己知彼,百戰百勝」,就算無法百戰百勝,但至少能夠拉高整體勝率或降低整體損失,千萬別在沒有做任何事前準備,就急著與對方理論或談判!

收到專利侵權警告函該怎麼辦


確認對方是否擁有該專利權?

收到專利侵權警告函後,首先,應該要先確認對方是否真的擁有該警告函中所述的專利權,或是對方是否為該專利權的利害關係人,這部分的資訊主要可分為兩個層面來探討,一是該專利權存在的真實性,二是寄發警告函的適格主體。

該專利權存在的真實性

如果該專利侵權警告函中,所提到的專利權並不存在,或是權利已失效,當然就沒有侵害對方專利權的疑慮了。

寄發警告函的適格主體

寄發警告函的主體必須要是專利權人,若該專利已被專屬授權,在授權契約無另行規定的情況下,專屬被授權人也可以是發函的主體。(專利法第96條)

所以如果寄發警告函的主體並非專利權人,也不是專屬被授權人,可以暫時先不針對該警告函做出任何回應或動作。


調查該專利權的所有資訊

在確認專利侵權警告函中,所述的專利權是確實存在,且寄發警告函的主體具有適格性之後,就可以進一步針對該專利權的基本資訊進行調查,查看與該專利權相關的所有重要資訊,如申請日、權利期間、權利存續狀態、權利範圍、國內外申請歷史檔案、專利家族等重要資訊,調查的落實程度,往往會成為能否改變整個事件發展走向的關鍵因素。

此外,若該專利權的類型屬於新型專利,則必須在警告函中附上「新型專利技術報告」,若是對方未同時附上新型專利技術報告,則不符合專利法行使權利之正當行為。(專利法第116條)


比對被控侵權對象及對方的專利權範圍

在調查完該專利權的所有重要資訊,並確定目前該專利權尚在存續期間後,就要進一步判斷你被控侵權的產品或技術,是否真的落入該專利權的範圍(即其申請專利範圍)?

此部分會依據「專利侵權判斷要點」,將被控侵權產品或技術及對方的專利權範圍進行比對,這需要高度仰賴該技術領域的相關知識及專利相關知識,才能讓判斷結果更接近真實,通常會由當事人自行委託專利師事務所或私人機構,或是由法院囑託官方或具公信力的第三方鑑定人,作出「專利侵權鑑定報告」。

(延伸閱讀:快速認識發明與新型專利侵權判斷重點!發明與新型專利侵權判斷要點簡介)

即使對方在寄發專利侵權警告函的同時,有主動附上專利侵權鑑定報告,其所提供的專利侵權鑑定報告之分析見解也可能有誤,故建議你可以再自行委託專利師事務所或私人機構,額外製成一份專利侵權鑑定報告。

如果比對結果發現,你的產品或技術落入該申請專利範圍的可能性不大,可先將這些比對資料留存下來,待後續進入訴訟程序再提出,雖然由當事人自行委託專利師事務所或私人機構作成的專利侵權鑑定報告之結果,並不會直接產生法律效果或對法院具有約束力,但卻能作為提供給法院審酌的重要依據之一,此外,也能協助審理法官快速理解技術爭點。


確認對方專利權的有效性

如果比對結果發現,你的產品或技術落入該申請專利範圍的可能性極高,那就代表你的產品或技術有很高的機率會被判定侵害該專利權,此時可以嘗試就該專利權的有效性做進一步的分析。

如果分析結果可以找到該專利權的弱點,使該專利權有很大的機會被撤銷,只要該專利權被撤銷確定,則該專利權便失去其有效性,因此就沒有受侵權的問題存在,你的產品或技術自然也沒有侵害其專利權的疑慮。


盤點優劣勢及協商

在一一分析完上述的資訊後,基本上對於要如何應對此專利侵權警告函,會有一個比較完整的初步架構。

在分析的過程中,也許會發現該專利權存在著一些問題,例如該專利權並不存在、寄發警告函的主體不具適格性、行使權利之行為不正當、寄發警告函前未經先行程序、該專利權已當然消滅、未落入該專利權範圍、該專利權可能無效等。

抑或是對方的產品或技術可能也同時侵害你或他人的專利權,這時候就能掌握上述的問題,將這些問題變成與對方談判及協商的籌碼。


結論

收到專利侵權警告函後的所有調查及分析過程,都需要高度仰賴專利師的專業,才能真正且更有效率地挖掘出該專利權不為人知的問題或弱點,並掌握這些資訊,來增加勝率或降低損失。

此外,如果要降低自己的產品或技術侵害他人專利權的可能性,建議在開發產品或技術的整個過程,執行並落實自由營運檢索(Freedom to Operate Search, FTO Search),如此一來,在開發過程就能事先排除侵害他人專利權的風險,減少日後專利侵權相關爭議的發生。

(延伸閱讀:什麼是FTO?認識FTO,避免產品侵害他人的專利權!)


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參考資料

  1. 公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則
  2. 經濟部智慧財產局-智權警告函的處理原則